La dilution des marques renommées

2) La relative préservation du principe de spécialité

Le principe de spécialitéest nécessairement malmené dès lors que la protection de la marque s'étend au-delà du secteur dans lequel elle est utilisée. Mais alors qu'offrir une telle protection sur le terrain du droit des marques constitue une atteinte directe à ce principe, le recours au droit commun apparaît comme une solution plus intègre. Celle-ci futdéfendue par la doctrine classique : « lorsqu'on dépasse le stade de la similitude des produits ou services et que l'on veut protéger la marque en elle-même, indépendamment de tout risque de confusion, on sort nécessairement du cadre du droit des marques »^61(*). Le professeur Pollaud-Dulian fait écho à ce raisonnement ensoulignant que « hors de la spécialité (...), il n'y a pas de contrefaçon, car le droit exclusif s'arrête aux frontières de la spécialité »^62(*). Ce choix de l'action en responsabilité délictuelle plutôt que de l'action en contrefaçon illustrebien l'attachement français particulier à ce principe selon lequel le droit de marque n'existe pas au-delà du cadre concurrentiel.

Certains auteurs sont allés jusqu'à dire que la protection des marques renommées prévue par l'article L. 713-5 ne constituait pas, en raison de ce fondement, une véritable dérogation au principe de spécialité. Le professeur Passa considère en effet que « si le législateur avait effectivement apporté une exception à ce principe cardinal du droit des marques, il aurait en réalité étendu l'objet habituel du droit des marques et donc le domaine de l'action en contrefaçon, ce qui n'est pas le cas »^63(*). Pourtant, la nature de l'action n'enlève rien au fait que le principe de spécialité est bien écarté. On se rallie donc à l'opinion d'autres auteurs qui considèrent que l'article L. 713-5 offre aux marques renommées une protection devant laquelle le principe de spécialité,de facto, ne résiste pas^64(*).

La préservation du principe de spécialité n'est ainsi que relative. Il faut toutefois retenir l'esprit de cette solution qui évite d'élargir le périmètre du droit de propriété que constitue le droit de marque.

B/. La souplesse de l'action en responsabilité civile délictuelle

Le droit commun recèle d'instruments pouvant sanctionner l'usurpation des marques renommées. Plusieurs techniques ont ainsiété mobilisées puis exclues au profit de la responsabilité délictuelle issue de l'article 1382 du Code civil.

Dans l'affaire Pontiac, l'usurpation d'une marque notoire en dehors de sa spécialité a été sanctionnée sur le fondement de l'article 1382 du Code civil^65(*). Cela n'a pourtant pas empêché les juges de faire preuve d'imagination par la suite en recourant à la théorie de l'abus de droit^66(*) ou aux agissement parasitaires^67(*). Ce n'est que lors de la réforme du 4 janvier 1991 que l'article L. 713-5 retient définitivement et exclusivement la responsabilité civile délictuelle. Ce choix, plus respectueux du principe de spécialité, offre également l'avantage de la souplesse. M. Mermillod l'avait bien compris : « Un système juridique au noyau bien défini entouré d'une certaine « aura » aux contours moins nets offre des qualités de souplesse et d'adaptation à une réalité changeante qui peuvent le rendre préférable à l'édification d'un système plus rigide, exhaustif un jour et partiellement dépassé le lendemain. En notre domaine, la variété des agissements répréhensibles est trop grande et leur nombre trop susceptible de s'accroître en fonction de l'ingéniosité humaine pour qu'on puisse les faire figurer tous dans une classification législative détaillée ou leur opposer, à chacun, des droits spécifiques. L'important est de disposer, à défaut d'une création législative ou jurisprudentielle particulière, de cette base solide qu'est l'article 1382 du Code civil et de ne pas hésiter à s'y référer »^68(*).Pour ces raisons, il nous semble très judicieux d'accueillir la responsabilité civile délictuelle comme sanction aux usurpations de marques renommées en dehors de leur spécialité.

* ⁶¹ M.-A. PÉROT-MOREL, op. cit., p. 9 et s.

* ⁶² F. POLLAUD-DULIAN, Droit de la propriété industrielle,op. cit., p. 946.

* ⁶³ J. PASSA, « Protection de la marque notoire contre l'usage d'un signe similaire hors de la spécialité: droit spécial et droit commun de la responsabilité civile », Propr. intell. 2001, n° 1, p. 85 ; F. POLLAUD-DULIAN, « Marque de renommée. Histoire de la dénaturation d'un concept », Propr. intell., oct. 2001, n°1, p. 43.

* ⁶⁴ G. BONET, « La protection des marques notoires dans le Code de la propriété intellectuelle », Jean Foyer, Auteur et législateur, PUF, 1997, p. 189 ; A. BOUVEL, op. cit., p. 61 ; C.-A. MAETZ, op. cit., p. 74.

* ⁶⁵CA Paris, 8 déc. 1962, op. cit.

* ⁶⁶ Com. 27 mai 1986, D. 1986, 526 ; TGI Paris, 22 mars 1989, PIBD 1989, n° 464, III, p. 537 ; CA Paris, 18 déc. 1991, Ann. propr. ind. 1995, p. 45.

* ⁶⁷CA Paris, 11 févr. 1989, RD propr. intell. 1989, n° 27, p. 109.

* ⁶⁸ M. MERMILLOD, RTD Com., 1966, p. 32 et s.