L'identification de l'acte de contrefaçon de marque en Tunisie

la spécialité de la marque

Etant donné son caractère dérogatoire, le droit de propriété sur la marque fait l'exception à la libre concurrence. Il serait donc sage d'interpréter les droits exclusifs du propriétaire d'une manière stricte, car dans le domaine économique, la libre concurrence demeure le principe.

Dans cette perspective, le droit sur la marque s'analyse comme un droit de propriété qui a pour objet un signe servant à distinguer les seuls produits ou services qui ont été désignés dans l'acte de dépôt de la marque, c'est ce que prévoit l'article 21 de la loi n°36-2001, en disposant que « l'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété pour les produits et services qu'il a désignés lors du dépôt ».

Ainsi, compris, l'article 21 porte consécration de la règle de la spécialité des marques en droit tunisien. En vertu de cette règle, on ne pourra admettre la protection de la marque, sur le terrain de la loi n°36-2001 du 17 avril 2001, pour des produits ou services autres que ceux pour lesquels elle a été enregistrée, car la marque « consiste dans un signe, pris dans son application à un objet déterminé, avec la fonction de le distinguer ».¹

Il s'ensuit que la protection reconnue à la marque face à l'acte de contrefaçon n'est possible que dans les cas où l'usurpation du signe se réalise dans un cadre concurrentiel pour désigner des produits ou des services identiques à ceux couverts par la marque usurpée.

En effet, c'est seulement dans le cadre précis des produits ou services identiques que les actes de contrefaçon sont interdits dans l'article 22 de la loi n°36-2001 comme suit : « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :

a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque [...] pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ».

Toutefois, sans pour autant tomber dans la contradiction, l'article 23 la loi n°36-2001 pose la règle de la protection des marques pour des produits ou services similaires. Il est de droit que la protection de la marque couvre non seulement des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, mais encore les produits et les services similaires à ceux qui figurent dans l'acte de dépôt de la marque.

Cette extension de la protection des droits du propriétaire se justifie d'elle-même dans la mesure où « l'utilisation de la même marque pour des produits similaires par un tiers fausse la garantie d'origine attachée à la marque et dénie la fonction distinctive du signe ».²

1- MATHELY (P): op. cit. p. 171.

² POLLAUD-DULIAN (F) : op. Cit. N°1394. p. 653.

En effet, si la marque garantie aux yeux du public une certaine origine ou provenance du produit ou du service, son utilisation par un tiers pour désigner des objets similaires risque d'être attribuée par le public à la même origine, en pareil cas, la fonction foncièrement distinctive de la marque risque d'être mise en cause.

C'est d'ailleurs la raison pour laquelle un risque de confusion est exigé dans ce cas précis pour que soit constitué le délit de contrefaçon dans ce cas précis.

Selon MATHELY, il n'y a pas de contradiction entre le principe de la spécialité et la protection de la marque pour des produits et services similaires à ceux désignés au dépôt « car il ne faut pas confondre l'objet du droit, et l'étendue de la protection conférée au droit ».¹

En conséquence, n'est pas contrefaçon, l'utilisation d'une marque identique pour désigner des objets similaires, à ceux qu'elle couvre, s'il ne résulte de cet usage aucun risque de confusion dans l'esprit du public quant à l'origine ou la provenance des produits ou des services.

Par ailleurs, il paraît que la protection de la marque sur la base de l'article 23 pour des produits ou services similaires tire plutôt vers la théorie de la concurrence déloyale car, dans ce cas, la contrefaçon n'est retenue qu'en la présence d'un risque de confusion, or il est de règle générale que la confusion se rattache à la concurrence déloyale plutôt qu'à la violation d'un droit privatif porteur, par sa nature exclusive, d'une interdiction légale de la concurrence.

Concernant l'appréciation des notions de produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés lors de l'enregistrement de la marque, il s'agit là bien entendu d'une question de fait laissée à l'appréciation souveraine des juges, toutefois, la question devient délicate concernant l'estimation du caractère similaire des produits ou services au sens de l'article 23.

Parfois, les tribunaux se réfèrent directement au classement international des produits et des services, tel que prévu par l'Arrangement de Nice ² du 15 juin 1951, afin de retenir l'identité entre deux produits appartenant à la même classe de produit. 3

Toutefois, la référence au classement international n'a aucun effet sur l'étendue des droits sur la marque en l'absence d'un texte de loi qui tire de l'appartenance d'un produit ou d'un service à une classe déterminée des conséquences juridiques en terme d'étendue de protection de la marque.⁴

¹ ibid. p. 315.

² Ratifié par la Tunisie en date du 29 mai 1967, selon l'I.NNORPI.

³ AFFAIRE : SCHWARZKOPF / JASMINAL : TPI, SFAX, Jugement commercial n° 970 du 14 mars 2000, voir annexe n°6. ; AFFAIRE :CRISTAL / KRISTAL : TPI, Tunis, jugement n°64616 du 5 juillet 1983. Bulletin de la doctrine et de la jurisprudence. Cour d'Appel de Sfax 1997, n°1. Dans ces deux affaires, il a été question de comparer des produits appartenant à la troisième classe selon l'arrangement de Nice.

⁴ Sur la question de la valeur juridique du classement international des produits et des services issu de l'Arrangement de Nice, voir : TOUMI (F) : « La propriété industrielle en Tunisie et les conventions internationales » (En arabe) Etudes Juridiques 2002. n°9. Faculté de Droit de Sfax. p. 278. Outre le problème posé par sa nature obligatoire douteuse, on note que le classement des produits et services se révèle, avec le passage du temps et les mutations profondes et accélérées de l'innovation technologique, de plus en plus dépassé et voire même arbitraire. C'est la raison pour laquelle il est communément admis en doctrine qu'il n'a qu'une valeur interne à l'administration chargée de l'enregistrement des marques. Sur la question voir notamment : CHAVANNE (A) & BURST (J-J) : op. cit. n°1017. p. 579.

Le classement international des produits ne compte donc qu'aux fins de l'enregistrement des marques. Il sert pour l`administration à déterminer sur le plan fiscal le nombre de taxe à payer en fonction du nombre des classes dans lesquelles le dépôt a été effectué.

Sur la base des développements précédents, on constate que l'illégalité de l'acte de contrefaçon tient en premier lieu à l'usurpation du signe constitutif d'une marque enregistrée tout en l'appliquant à des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque usurpée a été enregistrée.

Par conséquent, ne peuvent être poursuivies ni encore sanctionnées à titre de contrefaçon au sens de la loi n°36-2001, toutes les atteintes à la marque en dehors du cadre précis de sa spécialité, c'est donc la spécialité de la marque qui définie les frontières du droit de propriété qui s'y rattache.

Enfin, il est une précision qui mérite une attention particulière, en effet, il s'agit des rapports du principe de la spécialité des marques avec l'étendue de la protection de la marque dite notoire ou celle jouissant d'une renommée, la question qui se pose est la suivante : Serait-il possible d'étendre la protection de la marque de renommée au-delà des limites de la spécialité ?

La réponse à cette interrogation passe d'abord par la détermination du régime juridique de la marque notoirement connue ou jouissant d'une renommée au sens de l'article 24 de la loi n°36- 2001.

Selon l'article 24 « L'emploi d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s'il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière.

Les dispositions de l'alinéa premier du présent article sont applicables à l'emploi d'une marque notoirement connue au sens des conventions internationales ratifiées par la République Tunisienne ».

L'article 24 semble a priori distinguer clairement dans ses deux alinéas entre la marque « jouissant d'une renommée » et la « marque notoirement connue » sans pour autant les définir ni tracer les frontières entre la notion de la notoriété et celle de la renommée.

Par ailleurs, on note que le législateur tunisien emploi aussi la formule « marque notoire » dans l'article 5 afin de reconnaître au titulaire d'une telle marque, supposée non-enregistrée, le droit de s'opposer à l'enregistrement par un tiers d'une marque identique et ultérieure.

Sans grand risque de se tromper, on peut soutenir que la marque notoire et la marque notoirement connue ne font qu'un dans la mesure où la loi n°36-200 1 les protègent sans requérir de leurs propriétaires qu'ils procèdent à leur enregistrement. Par ailleurs, on peut admettre qu'il s'agit dans les deux cas d'un même degré de notoriété. De même, il semble que pour des raisons de commodité langagière, la doctrine contemporaine emploi la formule marque notoire au lieu de marque notoirement connue tout en admettant leur identité conceptuelle.

D'un point de vue étymologique, il semble évident qu'il n'y a pas une différence de nature entre la notion de notoriété et celle de renommée, de même, on ne peut soutenir avec certitude que l'une des deux notions évoque objectivement une célébrité assez remarquable et aisément quantifiable au point d'opérer une distinction contraignante ayant une valeur de droit.

Le ministre Jean Foyer n'a pas manqué de qualifier l'article 713-5 du CPI français -équivalent à l'article 24 de la loi n°36-200 1- de « raté législatif » tout en considérant, à juste titre, que l'on « tombe dans le byzantinisme en voulant distinguer la notoriété et la renommée. »1

MATHELY exprime cette idée comme suit : « Il faut néanmoins préciser qu'il existe des degrés dans la notoriété. Mais il n'est pas possible que le droit entre dans la distinction entre ces degrés, car cette distinction serait difficile à opérer objectivement. C'est ce que dit la jurisprudence, en jugeant que la marque a le caractère notoire, sans qu'il y ait à tenir compte d'une exceptionnelle célébrité ». ²

Par ailleurs, on note que la marque notoirement connue et la marque jouissant d'une renommée bénéficient sur un même pied d'égalité des dispositions protectrices de l'article 24.

Raisonnablement, bien que l'on soit tenté de considérer qu'une marque notoirement connue évoque normalement une célébrité plus intense que celle jouissant d'une renommée, il semble que la différence entre les deux marques réside dans le caractère obligatoire ou non de l'enregistrement. Concernant la marque notoire ou notoirement connue, le législateur tunisien n'exige nullement qu'elle soit enregistrée pour qu'elle puisse bénéficier de l'ensemble des dispositions protectrices de la loi n°36-2001. En ce sens, il est unanimement admis que la notoriété de la marque se substitue à l'obligation de l'enregistrement.

Quant à la marque jouissant d'une renommée, l'article 24 semble exiger qu'elle soit enregistrée. Cette déduction se dégage de la lettre de cet article qui dispose que « l'emploi d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur ».

A moins de réduire l'emploi des notions de renommée et de notoriété à une maladresse dans la rédaction ³ de l'article 24 et qui serait créatrice d'une dissymétrie difficilement concevable entre ses deux alinéas, la question semble donc logiquement se ramener plutôt à une différence quant à la l'obligatoriété de l'enregistrement qu'à une différence d'intensité en terme de célébrité.⁴

Sans définir la marque notoire,⁵ l'article 24 l'entend « au sens des conventions internationales ratifiées par la République Tunisienne », ainsi, on doit nécessairement se référer à la Convention d'Union de Paris et plus précisément son article 6 Bis qui prévoit la protection de la marque notoire.

¹ Foyer (J): « commentaire de la loi du 4 janvier 1991 ». Actualités législatives Dalloz, 1991. 2^è Cahier, p. 65.

² MATHELY (P): op. cit. p. 159.

³ Empruntées à l'article 713-5 du CPI français, les dispositions de l'article 24 de la loi n°36-2001 témoignent d'un mimétisme pur et simple, le législateur tunisien s'est contenté de reprendre ces dispositions avec toute leur maladresse de rédaction. La doctrine française n'a pas manqué de relever le paradoxe de cet article qui parle de notoriété et de renommée sans donner de critère de distinction ni donner un effet concret à cette distinction sur le plan de l'étendu de la protection. Voir en ce sens, MATHELY (P): op. cit. p. 228 ; CHAVANNE (A) & BURST (J-J) : op. cit. N°1026. p. 586.

⁴ Dans le même sens, POLLAUD-DULIAN (F) : op. Cit. N°1422. p. 671. Cette position est partagée par une doctrine autorisée comme en témoigne les références faites par l'auteur dans la note n°346 de son ouvrage.

⁵ Aux fins de la détermination du régime juridique de la marque notoire et son impact sur le principe de la spécialité des marques, on tiendra pour équivalent la marque notoire et la marque jouissant d'une renommée ou notoirement connue.

Sans définir ¹ à son tour la marque notoirement connue, l'article 6 Bis de la Convention d'Union se limite à consacrer la protection due à cette marque en précisant que la notoriété s'apprécie au pays sur le territoire duquel la protection est demandée. La notoriété d'une marque est donc une question de fait qui s'apprécie souverainement par les autorités compétentes de chaque Etat.

En l'absence d'une définition légale, la doctrine la plus autorisée considère une marque comme notoire, « lorsqu'elle est connue d'une très large fraction du public. Il ne suffit pas donc que la marque soit connue d'un public spécialisé, par exemple dans un cercle professionnel. Le plus souvent, il sera exigé que la marque soit connue d'une grande partie du public, c'est-à-dire de l'ensemble de la population ».²

Toujours selon MATHELY, « le fait que la marque soit renommée abouti à lui conférer une seconde fonction, distincte de sa fonction première et naturelle qui est de distinguer les objets qu'elle désigne en raison de leur provenance : cette fonction consiste à exercer un pouvoir d'attraction propre, uniquement imputable à la renommée de la marque, et tout à fait distinct des objets désignés et de leur origine. Il suit de là que les marques renommées font l'objet d'une grande convoitise ». 3

La notoriété d'une marque s'apprécie par référence au public, elle découle souvent d'un usage très répondu, ancien et d'une qualité irréprochable des produits ou des services ⁴ qu'elle couvre, cependant, avec l'essor considérable des moyens de communication, il semble qu'une publicité fracassante et bien étudiée est à même d'imposer une grande réputation en peu de temps.

Bien que l'on soit tenté de considérer que la notoriété se forge suite à un usage répondu de la marque d'un point de vue territorial, il semble nécessaire de se suffire, au sens de l'article 6 Bis de la Convention de Paris, à la simple condition que la marque soit notoirement connue dans le pays où la protection est demandée. C'est d'ailleurs dans ce sens que la Cour d'Appel de Tunis s'est prononcée suite à une interprétation pertinente de l'article 6 Bis de la Convention de Paris. 5

Ainsi définie, la marque notoire peut-elle être protégée sur le terrain du droit des marques pour des produits ou services différents de ceux qu'elle désigne ?

Au sens de l'article 6 Bis de la Convention de Paris ainsi qu'au sens de la loi tunisienne des marques, les droits du propriétaire d'une marque notoire ne sont protégés que dans le cadre de sa spécialité, ceci dit, la marque notoire n'est protégée que pour les objets identiques ou similaires à ceux qu'elle désigne. Le principe de la spécialité demeure donc intangible.

En application de cette règle, la Cour de Cassation française ⁶ a censuré une décision qui avait fait bénéficier la marque notoire COCA-COLA, en raison de sa notoriété, d'une protection qui s'étend à tout genre de produits et services.

¹ POLLAUD-DULIAN (F) : op. Cit. N°1601. p. 782.

² MATHELY (P): op. cit. p. 159.

³ ibid. p. 225.

⁴ La protection des marques notoires a été introduite dans la Convention d'Union de Paris après sa révision à La Haye en 1925, par ailleurs, l'article 6 Bis ne concernait que les marques de fabrique et de commerce. La protection des marques notoires de services a textuellement vu le jour avec l'accord sur les ADPIC et spécialement dans son article 16-2 qui dispose que « L'article 6 Bis de la Convention de Paris s'appliquera mutatis mutandis, aux services. »

⁵ CA, Tunis, Arrêt n° 60537 du 16 février 2000. (JOHNSON ENDSON) Voir annexe n°5. Voir également sur l'appréciation de la notoriété, TPI, Tunis, jugement n° 2703 du 11 avril 2000. (DRYPERS). Voir annexe n°6.

⁶ Cass. Com., 4 juin 1991. PIOTRAUT (J-L) & DECHRISTE (P-J): op. cit. p. 309.

Sans pour autant contredire la règle de la spécialité, il est de droit selon l'article 24 de la loi n°36-2001, que la marque notoire bénéficie d'une protection complémentaire.

En effet, selon l'article 24 « L'emploi d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s'il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière ».

En vertu de la règle de la spécialité, le droit des marques n'interdit pas l'usage d'une marque, fût-elle notoire, pour des produits ou services différents de ceux désignés dans l'acte de dépôt.

Pourtant, le droit d'utiliser une marque notoire pour des produits ou services non similaires, ne doit pas être exercé d'une manière frauduleuse ou abusive. Ainsi, si cet usage se révèle fautif ou dommageable au sens de l'article 24, il engage la responsabilité civile de son auteur.¹

La condamnation de l'emploi d'une marque notoire en vertu du droit commun de la responsabilité respecte parfaitement et la règle de la spécialité et le caractère fautif du comportement de celui qui adopte une marque notoire afin de profiter de sa renommée.

Il est donc certain que l'atteinte constitutive de contrefaçon n'est poursuivie et réprimée que si elle empiète sur le droit à la marque pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux qu'elle désigne. Du reste, seule la marque notoire bénéficie d'une protection large qui ne découle pas du droit à la marque mais qui se fonde sur la répression d'une faute civile qui, sans contredire strictement le droit à la marque, porte atteinte à la valeur économique de celle-ci.²