La lutte contre la contrefaçon des marques au Maroc; quelle perspective?

Section II : Les autres types d'actions permises.

Nous savons que la victime de la contrefaçon a le choix entre les voies pénales (sous- section II) et civiles. Sur le plan strictement civil, il y a lieu de distinguer l'action en contrefaçon et l'action en responsabilité civile (sous-section I). Ainsi, si les conditions de l'action en contrefaçon n'ont pas pu être réunies, la victime peut opter pour une action en responsabilité civile distincte de l'action en contrefaçon.

Sous Section I : L'action en responsabilité civile distincte de l'action en contrefaçon des marques.

L'un des avantages les plus déterminants de l'action civile en contrefaçon est de permettre à la victime de présenter, parallèlement à la procédure de contrefaçon, une demande en concurrence déloyale. En effet, les faits de contrefaçon sont énumérés limitativement par la loi et certains agissements qui ne sont pas pris en compte par les dispositions légales peuvent fort bien constituer des actes de concurrence déloyale.

Il arrive également que, pour les faits invoqués, la qualification de contrefaçon ne puisse être retenue et, dans ce cas, il ne reste au demandeur qu'à invoquer l'existence d'une concurrence déloyale pour obtenir la condamnation de l'auteur des actes dommageables. Ceci signifie que les mêmes faits ne donnent jamais droit à un jugement en contrefaçon et en concurrence déloyale (B).

En outre, une autre action fondée sur l'atteinte à la notoriété de la marque peut être permise dans ce cadre (A).

A -L'action fondée sur l'atteinte à la notoriété de la marque

De nombreux pays protègent les marques notoires non enregistrées conformément aux obligations internationales qui leurs incombent en vertu de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (CUP), et de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC). Par conséquent, non seulement les grandes entreprises mais aussi les PME, peuvent avoir de bonnes chances de se forger une réputation suffisante auprès des consommateurs pour que leurs marques puissent être reconnues en tant que marques notoires et obtenir une protection sans enregistrement87(*) . Il est cependant conseillé de demander l'enregistrement, compte tenu du fait que beaucoup des pays offrent une protection élargie aux marques notoires enregistrées contre l'affaiblissement (Art 16.3 de l'accord sur les ADPIC), c'est-à-dire contre le fait que la réputation d'une marque soit affaiblie par l'utilisation non autorisée de cette marque par des tiers.

La loi marocaine 17-97 a classé la marque notoire parmi les droits antérieurs interdisant l'enregistrement d'une marque et ceux-ci conformément aux dispositions de l'article 137 (a). Cet article fait référence à l'art 6 Bis de CUP (convention de l'Union de Paris) régissant ce type de marque.

Ainsi, en raison de la spécialité, le simple emploi d'une marque notoire jouissant d'une renommée pour des produits non similaires à ceux protégés par cette marque ne constitue pas, à lui seul, une faute^88(*). Mais cet emploi est, cependant, susceptible d'engager la responsabilité de son auteur lorsqu'il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque, ou qu'il constitue une exploitation injustifiée, de cette marque. Cette action en responsabilité civile vise à sanctionner ceux qui tirent indûment profit de la renommée de la marque d'autrui. Son fondement est au moins le préjudice causé au titulaire de la marque, que l'exploitation injustifiée de la notoriété de cette marque.

Pour cela, on trouve que la jurisprudence a élargi le concept de la marque notoire en interdisant son utilisation sur des produits et services différents de ceux d'origine. Ainsi, une décision de la cour d'appel de Casablanca a considéré que le fait de commercialiser des produits sous une marque notoire appartenant à un tiers, laisse croire qu'il en est le propriétaire et par conséquent cette utilisation indue de la marque est de nature à tromper le public^89(*).

En outre la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle énonce dans son article 162 «  que le titulaire d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle peut réclamer l'annulation de l'enregistrement d'une marque susceptible de créer une confusion avec la sienne, cette action en nullité se prescrit par 5 ans à compter de la date d'enregistrement de la marque, à moins que ce dernier n'ait été demandé de mauvaise foi ».

B- L'action en concurrence déloyale

Les faits de la contrefaçon s'accompagnent fréquemment des faits de concurrence déloyale. Le propriétaire de la marque peut faire sanctionner par l'action en concurrence déloyale les détournements de la clientèle et les différents faits susceptibles de déprécier sa marque.

Le rôle complémentaire de l'action en concurrence déloyale à coté du rôle principale de l'action en contrefaçon, se justifie par l'existence d'une faute distincte de ce qui constitue une atteinte à la marque.

L'hypothèse est d'ailleurs expressément envisagée par le code de la propriété industrielle, qui dispose dans son article 204 que : « (...) les actions qui mettent en jeu une question de marque et une question de modèle ou de concurrence déloyale connexe sont portées devant le tribunal ». Il est dès lors possible de mener les deux actions simultanément afin de profiter des avantages que chacune d'elles peut procurer.

L'exigence d'une «  faute distincte » s'explique par le fait que les indemnités de contrefaçon sont censées rétablir la situation antérieure à la contrefaçon, et donc le même agissement ne saurait servir de support à une action supplémentaire en concurrence déloyale, défaut de préjudice à réparer.

La faute distincte peut trouver son fondement dans :

- un fait matériellement distinct de la contrefaçon mais lié au signe contrefait : c'est le cas d'une contrefaçon de marque doublée d'une usurpation de savoir faire ou secret de fabrique.

- Un fait matériel sans rapport direct avec le signe contrefait .Par exemple : un dénigrement, allégations trompeuses...

- Un élément non déposé relatif à la présentation du produit contrefait tel qu'un emballage, la forme du produit étiquette...

Le demandeur doit alors prouver, d'une part le risque de confusion entre les produits, ou sur leur origine, et d'autre part sa priorité d'usage de l'élément imité.

Sous-section II - L'action pénale

Lorsque se trouvent réunis les éléments de l'une des infractions portant atteinte au droit à la marque, la victime peut aussi déclencher contre son auteur des poursuites pénales en portant son action devant le tribunal correctionnel.

Ainsi on va traiter en 1^er lieu, l'engagement de poursuite pénale, et en second lieu la compétence ainsi que la prescription de cette action.

A- engagement de poursuite pénale

Théoriquement, lorsque la contrefaçon constitue un délit pénal, le parquet pourrait prendre l'initiative de l'action (Art 277-1).

Le délit de contrefaçon n'est pas, en effet, un délit privé. Les poursuites pénales n'exigent pas une plainte de la victime. En règle générale, le parquet n'agit pas à sa propre initiative. Il pourrait cependant le faire au profit des marques pour lesquelles l'ordre public est concerné. Mais, en pratique, on trouve que le parquet s'abstient généralement de déclencher les poursuites. Il se contente d'ouvrir la procédure à la demande de la personne lésée par les actes de contrefaçon de la marque.

Concrètement, les poursuites pénales sont donc déclenchées sur la plainte du titulaire de la marque à laquelle il a été porté atteinte. Si celui-ci n'agit pas, la faculté de saisir le parquet est également reconnue, sous certaines conditions, au cessionnaire ou au titulaire d'un droit exclusif d'exploitation. En définitive, les personnes qui peuvent déclencher les poursuites pénales sont celles habilitées à exercer l'action civile.

B. Compétence et prescription

L'action pénale en contrefaçon doit être portée devant le tribunal correctionnel du lieu du fait dommageable^90(*). Elle est soumise aux règles générales de la procédure pénale.

Cette action se prescrit par 3 ans. La contrefaçon des marques étant un délit continu, le délai commence à courir à compter du dernier acte contrefaisant. Tant qu'une marque contrefaisante est inscrite au registre des marques, il ne peut y avoir prescription de l'action en contrefaçon.

· Conclusion partielle :

La loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle telle qu'elle a été modifiée par la loi 31-05 contient généralement des dispositions qui peuvent être suffisantes sur les moyens de faire respecter le droit du propriétaire de la marque, et de lutter contre le phénomène de contrefaçon. Mais on remarque toujours l'existence des marques contrefaites qui envahissent le marché national, tout en constituant un marché concurrentiel qu'il faut combattre pour protéger les marques authentiques. Cela nous pousse à nous demander si leur existence sur le marché est due à la complexité des procédures ou à l'insuffisance des sanctions prévues ou encore à d'autres facteurs liés au propriétaire lui-même et/ou au consommateur de ces produits contrefaits.

Deuxième partie : Les procédures de lutte contre la contrefaçon des marques au Maroc.

Après avoir acquis des droits sur une marque, le titulaire se doit d'en assurer la protection. C'est à lui de détecter les éventuelles atteintes, de les combattre et de les faire sanctionner par les autorités étatiques. Pour cela, plusieurs types de procédures sont à sa disposition au Maroc. Dans la seconde partie de ce mémoire nous allons porter notre attention sur les procédures de douane, les procédures civiles, et pénales.

En ayant des frontières qui constituent la porte de l'Afrique sur l'Europe, le Maroc peut potentiellement constituer le cheval de Troie pour des produits portant des marques contrefaites provenant de l'Europe, et de l'Algérie, qui après avoir franchi les frontières, circulent librement dans les marchés nationaux sans aucun contrôle. Pour cette raison, il est nécessaire que le Maroc dispose d'un système de contrôle douanier extrêmement sévère à ses frontières. Il doit assure aux titulaires de droits de propriété industrielle des procédures efficaces pour la protection de leurs droits sur ses marques.

Toutefois, en présence d'actes de contrefaçon lui portant préjudice, le titulaire d'un droit sur la marque dispose d'un moyen procédural spécifique - l'action en contrefaçon- pour obtenir la sanction des atteintes à son droit. En règle générale, cette action a pour objet la défense d'une propriété industrielle. Le but étant, bien sûr, de faire cesser les actes portant atteinte aux droits des titulaires de cette propriété.

Cependant pour combattre les contrefacteurs, il n'y a que la voie judiciaire qui peut être efficace. Un système de surveillance par la douane peut également être ajouté pour empêcher l'entrée des produits contrefaisants sur le territoire du Maroc.

Cela nous ramène à traiter les procédures principales de lutte conte la contrefaçon des marques dans un premier chapitre, et les procédures complémentaires dans un second chapitre.

Chapitre I : Des procédures principales de lutte contre la contrefaçon des marques ; quelle efficacité?

Dire que les règles de poursuites, de déroulement et des sanctions de l'action en contrefaçon se différent selon les législations, nous emmène à nous limiter à l'identification des principes généraux en droit marocain concernant les principales questions qui constitueront l'objet des deux sections de ce chapitre :

- Quelles sont les règles générales de poursuite dans une action en contrefaçon ?

- Quelles sont les sanctions ou les résultats générés par cette action et les mesures provisoires permises ?

* ⁸⁷" TC Casablanca, 07/11/2005, dossier n° 1489.16.2005 a considéré " que La protection de la marque notoire n'est soumise ni au principe de la territorialité ni à l'enregistrement il a ajouté que " la caractère notoire découle de la connaissance de la marque par la majorité du public et qu'elle doit avoir une étendu très large », in, http://guidesurlesmarques.com/index.php?option=com-contentetask=viiew&Itemide=15, Le 27/08/2008 , 12H41

* ⁸⁸ - Cass. Com 18 Janv. 1994 ; n° 91-21-178 : RDPI 1994, P .58 .

* ⁸⁹ CA. Com. Casablanca, 19/11/2001, dos n° 727 2000; in, http://guidesurlesmarques.com/index.php?option=com-contentetask=viiew&Itemide=15, Le 27/08/2008, 12H41.

* ⁹⁰ Cass.com, 26. mars 2002, n°99-12.533, Sté Prime TV c/Sté top télé, RJDA. Août - sept 2002. p808,n°954.