La lutte contre la contrefaçon des marques au Maroc; quelle perspective?

Section II: Décision judicaire et mesure provisoire.

L'objectif poursuivi par le demandeur à l'action en contrefaçon est double et tend à obtenir d'une part la cessation des atteintes à la marque et d'autre part la réparation du préjudice subi.

Si l'action est reconnue fondée, le tribunal ordonnera la cessation de la contrefaçon et enjoindra au contrefacteur de mettre fin à l'utilisation de la marque ou du signe jugé trop proche d'elle. Pour être efficace, cette mesure sera naturellement assortie d'une astreinte.

La mesure porte sur la marque et non sur le produit, et le contrefacteur pourra donc commercialiser les produits en stock à la condition de faire disparaître la marque.

Ainsi, pour plus de précision on propose de traiter les sanctions de l'atteinte au droit des marques (sous- section I) et les mesures provisoires qui peuvent être obtenues (sous- section II).

Sous-section I : Décision judiciaire : sanctions de l'atteinte au droit des marques

S'il est jugé que le défendeur a commis des actes de contrefaçon, le tribunal prononce des sanctions nombreuses et de différentes sortes.

Aux sanctions pénales, telles que l'amende et l'emprisonnement peuvent s'ajouter des sanctions civiles telles que l'interdiction, l'astreinte, l'allocation de dommages et intérêts. Il existe aussi une troisième catégorie que nous qualifierons de mixte parce qu'en réalité, elle tient des deux précédentes. Nous verrons ainsi la confiscation, la destruction, la publicité et la radiation du dépôt.

A- Les Sanctions pénales.

Selon l'article 225, le délit de contrefaçon est puni d'une peine d'emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 50.000 à 500.000 dirhams ou l'une de ces deux peines seulement  en cas :

-d'apposition frauduleuse d'une marque appartenant à autrui ;

-d'usage d'une marque sans autorisation de l'intéressé même avec l'adjonction de mots tels que « formule », « façon », « système », « recette », « imitation », « genre », ou de toute autre indication similaire propre à tromper l'acheteur ;

-de détention sans motif légitime des produits revêtus d'une marque contrefaite ou frauduleusement apposée et la vente « mise en vente », fourniture ou offre de fourniture des produits ou services sous telle marque ; la livraison frauduleuse d'un produit contrefait ou la fourniture d'un service autre que celui demandé sous une marque enregistrée et enfin l'importation ou l'exportation d'une marque contrefaite ou frauduleusement apposée.

Le législateur marocain porte à moitié les peines à travers l'article 226. En effet, il prévoit une peine d'un à six mois d'emprisonnement et une amende de 25.000 à 250.000 Dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement en cas :

-d'imitation frauduleuse d'une marque ;

-d'usage d'une marque frauduleusement imitée ;

-d'usage d'une marque enregistrée portant des indications propres à tromper l'acheteur sur les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles, l'espèce ou l'origine de l'objet ou du produit désigné et en cas de détention sans motif légitime des produits revêtus d'une marque frauduleusement imitée ou la vente, l'offre de fourniture des produits ou des services sous une telle marque.

La législation sur les marques prévoit des peines complémentaires visant spécialement l'activité normale du délinquant éventuel. Ainsi selon l'article 208 de la loi 17-97, les personnes condamnées peuvent, en outre, être privées pour une période de cinq ans maximum du droit de faire partie des chambres professionnelles. Cette peine était de 10 dans la loi de 1916 (Art. 130).

Ainsi, on pense que toutes ces peines manquent de caractère dissuasif, si on compare à la proportionnalité de profit tiré par les contrefacteurs des marques avec la gravité des dégâts causés à l'économie du pays. Cependant dans certains pays européens comme la France, ces peines sont plus graves portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité afin de renforcer la sanction pénale des atteintes portées à la marque. Par exemple, on trouve que, l'article  L. 716-9 du code français de la propriété intellectuelle, punit d'une peine de quatre ans d'emprisonnement et de 400 000 euros d'amende « le fait pour toute personne en vue de vendre, fournir, offrir à la vente ou louer des marchandises présentées sous une marque contrefaite :

- d'importer sous tout régime douanier, d'exporter, de réexporter ou de transborder des marchandises présentées sous une marque contrefaite ;

- de produire industriellement des marchandises présentées sous une marque contrefaite ;

- de donner des instructions ou des ordres pour la commission des actes visés aux a et b (...) ». Si le délit de contrefaçon est commis en bande organisée les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 500 000 euros d'amende (art 706-73 du code pénal Français). Les atteintes les moins graves au droit de marque sont visées à l'article L. 716-10 du Code de la propriété intellectuelle Français désormais ainsi rédigé : « Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait pour toute personne : a) de détenir sans motif légitime, d'importer sous tous régimes douaniers ou d'exporter des marchandises présentées sous une marque contrefaite ; b) d'offrir à la vente ou de vendre des marchandises présentées sous une marque contrefaite ; c) de reproduire, d'imiter d'utiliser, d'apposer, de supprimer, de modifier une marque, une marque collective ou une marque collective de certification en violation des droits conférés par son enregistrement et des interdictions qui découlent de celui-ci ; d) de sciemment livrer un produit ou fournir un service autre que celui qui lui est demandé sous une marque enregistrée. L'infraction, dans les conditions prévues au (d), n'est pas constituée en cas d'exercice par un pharmacien de la faculté de substitution prévue à l'article L. 5125-23 du Code de la santé publique ». Ces délits peuvent engager la responsabilité des personnes morales ; l'amende encourue s'élève alors à 750 000 euros, et la personne morale peut en outre être sanctionnée par des mesures d'interdiction diverses ou même la dissolution.

B- Les sanctions civiles

Normalement, l'atteinte portée au droit de propriété de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur, que cette atteinte ait été portée de bonne ou de mauvaise fois.

Lorsqu'une condamnation est prononcée en raison d'une atteinte au droit résultant d'une marque, il importe d'abord de faire cesser les troubles pour l'avenir ; c'est-à-dire l'interdiction de poursuivre les actes illicites^103(*). Le juge pourra donc imposer au contrefacteur au sens large, l'interdiction ainsi que, l'allocation des dommages-intérêts, au besoin, assortie d'une astreinte^104(*). Cette dernière sanction qui ne représente qu'une des mesures qui correspond à des nécessités pratiques et qui assure le respect de l'obligation imposée au condamné, a régulièrement été prononcée par les tribunaux marocains qui ont rendu de nombreuses jurisprudences en ce sens^105(*).

L'indemnisation du préjudice doit être déterminée selon le schéma classique de la responsabilité civile fondée sur le principe de l'Art. 77 du DOC selon lequel tout préjudice moral ou matériel commis sciemment et volontairement, sans l'autorité de la loi, à autrui doit être réparé.

La réparation doit être estimée en fonction du préjudice du gain manqué^106(*) par le titulaire de la marque contrefaite et par la perte subie du fait de l'impact de la marque contrefaite sur le volume des ventes^107(*).

L'évaluation du préjudice en matière de contrefaçon est assez délicate. En effet, rien ne prouve que la contrefaçon de la marque ait été l'élément qui a déterminé l'achat du produit marqué, alors qu'en matière de brevet, en principe, sans la contrefaçon, le produit n'aurait pas du être acheté à un autre qu'au titulaire du brevet.

Ainsi pour obtenir gain de cause dans une poursuite en contrefaçon, les préjudices doivent être identifiés avec clarté et fiabilité par le demandeur. On les regroupe en général en trois grandes catégories :

- Préjudices commerciaux : ventes réalisées ou perdues, pertes de parts de marché, baisse des prix, invendus, etc.

- Préjudices portant atteinte à l'image de marque de l'entreprise ou du produit : dévalorisation des investissements publicitaires et des coûts de conception des produits.

- Préjudices matériels : frais de poursuite, frais d'expertise et d'avocat, etc.

Bien entendu, le préjudice invoqué doit être la conséquence directe de la contrefaçon et non pas, par exemple, une prétendue mévente d'objets autres que les objets contrefaits, que les clients du titulaire de la marque auraient eu l'habitude d'acheter avec les objets marqués. En aucun cas, la plus ou moins bonne ou mauvaise foi ne devrait être prise en considération pour augmenter ou diminuer le montant des dommages intérêts^108(*). Or, les majorations sont contraires au principe selon lequel les dommages intérêts ne doivent pas dépasser le montant exact du préjudice.

Si la contrefaçon n'a pas affecté les ventes, le préjudice pourra être évalué par la méthode des redevances. Celle-ci consiste à imposer au contrefacteur le paiement d'un droit d'utilisation de la propriété intellectuelle copiée^109(*).

Certaines actions en contrefaçon sont engagées par des plaideurs de mauvaise foi uniquement pour entraver une concurrence naissante ou gênante. Le défendeur peut ainsi répliquer par une demande de dommages et intérêt pour procédure abusive et il peut, selon le droit commun, obtenir gain de cause si le demandeur, débouté, est convaincu d'avoir agi légèrement.

C- Les sanctions Mixtes.

Il s'agit des mesures telles que : la confiscation, la destruction et la publicité qui peuvent, selon les circonstances, avoir un double caractère.

Si l'on discute de la nature des ces mesures : sont-elles des réparations purement civiles, ou bien peuvent-elles avoir le caractère de peines ?

L'interrogation n'a pas seulement un intérêt théorique car la sanction pénale ne peut-être prononcée que par la juridiction répressive et à la requête du ministère public. La sanction civile l'est par le tribunal civil ou bien la jurisprudence pénale, mais seulement à la requête de la partie civile et après avoir prononcé une peine à l'encontre du prévenu.

Ces sanctions sont considérées par les auteurs comme des sanctions de caractère mixte : elles constituent une peine lorsqu'elles sont prononcées par un tribunal correctionnel, à la requête du ministère public, et inversement, une réparation civile lorsqu'elles sont prononcées soit par un tribunal correctionnel soit par un tribunal civil, à la requête du propriétaire de la marque^110(*).

1- La confiscation.

La confiscation au profit de la victime, des objets contrefaisants, ainsi que des instruments ayant servi à la fabrication des objets incriminés, peut également être prononcée^111(*). Mais pour ne pas rendre la sanction excessive, les cas sont rares. La préservation de l'outil industriel, de l'emploi, et d'autres considérations tant économiques que sociales ne permettent pas l'application de cette peine.

Les produits confisqués, mais pas les instruments ayant servi à commettre l'infraction (interprétation restrictive des textes édictant des sanctions) sont : soit remis au propriétaire de la marque, sans pour autant que leur valeur ne s'impute sur le montant des dommages et intérêts qui lui sont dus ; soit détruits ; soit, encore, dispositif que l'on trouve fréquemment dans les décisions des tribunaux correctionnels : remis au propriétaire de la marque aux fins de destruction^112(*).

On peut se demander quel est l'intérêt réel de prescrire la remise des produits portant la marque contrefaite au propriétaire de celle-ci si ce n'est pour s'assurer qu'ils ne seront pas remis un jour ou l'autre en circulation et aussi pour libérer ceux qui, entre les mains desquels les produits en cause, pouvant présenter un volume considérable, ont été séquestrés^113(*). En tout état de cause, la mesure la plus saine et la plus radicale paraît être d'ordonner leur destruction.

Cette mesure a été énoncée par l'article 128 du Dahir de 1916 qui dispose : « la confiscation au profit de la partie lésée des produits ou objets portant atteinte au droit garanti par le présent dahir, ainsi que les instruments ou ustensiles ayant servi  ou destinés spécialement à leur fabrication sera prononcée par le tribunal même en cas d'acquittement ».

En revanche la nouvelle loi relative à la protection de la propriété industrielle n°17/97 ne parle que de la destruction à travers l'article 224^114(*).

2- L'interdiction et la destruction

La destruction est une mesure qui fait généralement suite à l'interdiction et la confiscation quand elle paraît aux tribunaux un complément nécessaire.

Dans ce sens l'article 224 énonce «  Sur la demande de la partie lésée, et autant que la mesure s'avère nécessaire pour assurer l'interdiction de continuer la contrefaçon, le tribunal pourra ordonner la destruction d'objets reconnus contrefaits, sauf circonstances exceptionnelles, qui sont la propriété du contrefacteur à la date de l'entrée en vigueur de l'interdiction, et le cas échéant, la destruction des dispositifs ou moyens spécialement destinés à la réalisation de la contrefaçon. » et l'article 228 de la loi 17-97 ajoute que  « le tribunal pourra ordonner également la destruction des objets contrefaits qui sont la propriété du contrefacteur, ainsi que celle des dispositifs ou moyen spécialement destinés à la réalisation de la contrefaçon. »

En ce qui concerne l'interdiction des actes illicites, il s'agit naturellement, pour la victime de la contrefaçon, d'obtenir la cessation des troubles pour l'avenir. Cette interdiction de poursuivre les actes illicites peut éventuellement être assortie d'une astreinte^115(*).

3- La publicité.

Le plus souvent, les décisions judiciaires rendues en matière de marque prévoient une certaine publicité qui peut être faite par l'affiche, ou par l'insertion dans les journaux.

Cette mesure est tout à fait adéquate puisqu'il s'agit d'informer la clientèle ou le consommateur en général, sur l'authenticité d'une marque^116(*).

Dans ce sens, l'article 209 de la loi 17-97 énonce «  la juridiction ordonne la publication des décisions judiciaires devenues définitives rendues en application des dispositions de la présente loi. »

4- La radiation du dépôt.

Cette mesure est prévue en termes de l'article 165 de la loi 17-97, selon lequel, toute décision judiciaire définitive proposant l'annulation ou la décision ou la déchéance d'une marque doit être inscrite au registre national des marques.

Les tribunaux marocains ont fait une application constante de cet article et de l'article 141 de l'ancien Dahir de 1916.

Sous- section II- Mesures provisoires par voie de référée.

Selon l'Art 203 de la loi 17-97 deux types de mesures provisoires peuvent être requis par voie de référé : la demande d'une interdiction à titre provisoire, sous astreinte, de la poursuite des actes argués de contrefaçon et la demande de constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du requérant pour la poursuite des actes argués de contrefaçon.

Si l'action au fond est jugée mal fondée et si des mesures provisoires ont été prononcées, le défendeur à l'action en contrefaçon peut d'une part, réclamer des dommages intérêts pour procédure abusive et d'autre part demander à être indemnisé du préjudice qui lui a été causé par exécution des mesures provisoires.

A- Demande des mesures provisoires.

Le propriétaire d'une marque enregistrée ou le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peut demander des mesures provisoires au président du tribunal de commerce compétent.

La demande des mesures provisoires n'est admise que si une action au fond a été, au préalable, engagée.

Selon l'article 203 de la loi 17-97, contraire au droit français^117(*), l'action au fond doit avoir été engagée dans un délai maximum de trente jours à compter du jour où le propriétaire a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée.

Il faut ajouter ainsi que la demande en référé est rejetée s'il apparaît que l'action en contrefaçon au fond ne présente pas de caractères sérieux. La contrefaçon ne doit pas être établie de façon incontestable. Mais il faut qu'il existe des éléments suffisants permettant de penser que l'action entreprise a des chances de prospérer devant le juge de fond^118(*).

B- Le prononcé des mesures provisoires.

Après avoir vérifié que les conditions légales soient réunies, le président du tribunal de commerce compétent, statuant en forme de référé, peut déclarer la demande bien fondée en ordonnant la constitution de garanties au prétendu contrefacteur pour poursuivre ses actes^119(*), ou l'interdiction provisoire de poursuivre les actes argués de contrefaçon^120(*).

Le juge des référés peut rejeter la demande de mesures provisoires ; l'action au fond continue à se dérouler normalement^121(*). Le juge peut la déclarer bien fondée. Dans ce cas il peut subordonner l'interdiction à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée (Art 203)

Chapitre II : les procédures complémentaires de lutte contre la contrefaçon des marques : Le concours des autorités publiques.

Au Maroc, l'Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII) est chargée de l'application des mesures aux frontières du Maroc. Ses compétences ont été renforcées par la loi 31-05 relative à la protection de la propriété industrielle promulguée en février 2006 (section I). Cela entraîne des résultats positifs en mettant une barrière devant l'entrée au Maroc des marchandises contrefaites. Il faut noter qu'il n'existe pas de brigade de police spécialisée chargée de la lutte contre la contrefaçon au Maroc (section II).

En revanche, il existe une association intitulée MAPROMA qui regroupe des entreprises américaines et, européennes en vue de la défense de leurs marques au Maroc. Cette association créée en 2007 ne semble pas encore opérationnelle.^122(*)

* ¹⁰³- C.A .com. Casablanca, arrêt n0 7208/04 ; Le 08/04/2003, Aff. Strock-coscholaden Gmbh et CO C/ Biscolux, CD. JOMPIC

* ¹⁰⁴ - " L'astreinte consisterait d'après une partie de la doctrine, à fixer à l'avance des dommages et intérêts hypothétiques pour des contraventions ultérieurement relevées .Or le juge ne peut statuer que sur des faites passés .Mais comme l'astreinte n'a qu'un caractère comminatoire, elle ne sera finalement liquidée qu'en tentant compte du préjudice réel subi" Cass. Reg .21 décembre 1920 .0 Ann. 1921 ; p 250, in, " La protection de la marque au Maghreb, op.cit, p 271.

* ¹⁰⁵ - CA .com. Casablanca , Arrêt n° 6607/02, Le 04/06/02 Aff marque Wrangler c/ marque Wrangler ; C A.com .Casablanca Arrêt n°7287/01 doss n° 55444/99 , le 24/07/01 aff. Société BNATIR c/ Société Maroc style lo ; Tanger arrêt n° 2557/99 société Laitrolimide C/ SIMIBIN, CD. JOMPIC.

* ¹⁰⁶ -«  le gain manqué correspond, au bénéfice ce que la victime aurait réalisé en l'absence de la contre façon » in .D.A. MDARGHRI, la propriété intellectuelle, op. Cit. p 265.

* ¹⁰⁷ - C A Colmar, 11 févr. 1997, Ann. Propp. Ind.1/1998, p81 ; CA Paris, 26 mars 1999 Ann. Propre. Ind. JSC. Affaire.2004.

* ¹⁰⁸- « certains juges du faits en tiennent compte et majorent en cas de mauvaise foi, ou de résistance abusive ou au contraire adoucissent les Dommages intérêts en cas de cessation immédiate de la contrefaçon » C A Colmar, 9 mars 1934, Ann., propre. Ind.1949.260 ; Trib. Seine, 8 mars, 1916, Ann. Prop.ind.1919.12, Trib. Civ. Seine, 21 Févr. 1949, Ann. Prop.ind.1949, 1609.

* ¹⁰⁹ -vinssent Blanc & Asmmaä El Baâcha, op.cit, p 265.

* ¹¹⁰ - voir pour la confiscation, Pouillet, op.cit,.n° 495, Roubier, T I, pg 465, et à propos de la distraction ; Pouillet, op.cit, n507. Roubier, op.cit, p. 472.

* ¹¹¹ - C A com. Casablanca, arrêt n° 6753 /2002, le 05/06/02, Aff. Roc International. C/Roc Sa, CA com. Casablanca, Arrêt n° 6607/ 02, le 04/06/02, dos. N° 4797/2001, Aff. marque Wrangel Courbe S A c /Mansour jawad, CD, JOMPIC.

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* ¹¹²- S. Durrande, Contrefaçon, Rép. Pén. et Proc. Pén. Dalloz, avril 1998, Pg. 323.

* ¹¹³ - S. Durrande, Contrefaçon, ibid. pg. 324.

* ¹¹⁴ - en droit Français la confiscation peut être prononcée, selon l'article le L 716-14 qui énonce : «  En cas de condamnation pour infraction aux articles L.716-9 et L.716-10 le tribunal peut prononcer la confiscation des produits ainsi que celle des instruments ayant servi à commettre le délit ».

* ¹¹⁵ - CA. Com. de Casablanca arrêt n° 4154/02, le 04/04/02, dos n°6474/2001, au« S.I.M », Cd. JOMPIC.

* ¹¹⁶ - CA. Com, de Casablanca, Arrêt n° 10546/02, le 14/10/02, dos. n°4348/2002, marque « AQUAFRESH»classes 5, 21 et 3 C/ la marque « EQUEFRESH», CD. JOMPIC.

* ¹¹⁷ -Art L. 716-6 selon lequel l'action doit être engagée dans un perf délais à compter du jour ou la victime a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée. La nation de bref délais est laissée à l'appréciation des juges du fond, en principe, il doit être inférieur à 6 mois. Voir C.A Paris 31 oct. 1996 jurais Data, n° 1996-02 3501 : rejet de l'action, C A. Paris, 28 mai 1997, juris-Data, n° 1997-022409.

* ¹¹⁸ - C A Paris, 4 avril. 1997. Juris Data, n° 1997-022415.

* ¹¹⁹ - C A. Paris, 19 juillet 1997, juris -Data n° 1997-023720.

* ¹²⁰ - C A. Paris, 10 juillet 1997, juris -Data n° 1997-020614 ; C A. Paris, 26 mars 1997, juris -Data n° 1997-021469.

* ¹²¹ - Camille-Ljuthmann,  « Lutte contre la contrefaçon de marque et de brevet : action à entreprendre », jurisclasseur d'affaires, fasc. 692, op. Cit.

* ¹²²- Propriété intellectuelle et lutte anti-contrefaçon, http://www.missioneco.org/documents/26/137795.pdf, 30/10/2008, 01h30.