La lutte contre la contrefaçon des marques au Maroc; quelle perspective?

B- Prescription et forclusion

La contrefaçon est un délit pénal, l'action se prescrit donc par 3 ans à compter de la réalisation de l'acte incriminé. Selon l'article 205 du code de la propriété industrielle, chaque fait de contrefaçon constitue un délit distinct et la prescription court donc pour chaque fait indépendamment des autres faits. Ce qui fait que même les faits de contrefaçon réalisés avant l'expiration de la protection de la marque invoquée peuvent être poursuivis même si la marque est expirée, sous réserve qu'ils ne soient pas prescrit. La prescription prévue par cet article concerne aussi bien l'action civile que l'action publique ou pénale.

Ainsi il faut préciser qu'en vertu de l'art. 205 al.3, on constate clairement la volonté du législateur d'écarter l'action en concurrence déloyale du champ d'application de cet article.

S'inspirant des techniques de la responsabilité civile, la prescription en matière de concurrence déloyale sera alors de 5 ans à partir du moment de la connaissance du dommage. Ce délai sera de 20 ans dans tous les cas à partir du moment où le dommage a eu lieu (art.106, DOC)

Contrairement à la législation marocaine, la législation française a prévue à travers l'article 716-5, une forclusion pour agir en contrefaçon. Cet article dispose: est irrecevable toute action en contrefaçon d'une marque postérieurement enregistrée dont l'usage à été toléré pendant cinq ans, à moins que sont dépôt n'ait été effectué de mauvaise foi. Toutefois, l'irrecevabilité est limitée aux seuls produits et services pour lesquels l'usage a été toléré.

Ainsi, si le titulaire d'une marque ou le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation a toléré pendant plus de 5 ans l'usage d'une marque enregistrée postérieurement à la sienne, il ne pourra plus agir que pour les produits et les services pour lesquels l'usage a été toléré, excepté l'usage prévu frauduleux.

Sous- section II : Les règles de l'exercice de l'action civile

Pour étudier cette action, il convient d'en déterminer les titulaires (A) puis de préciser les règles de compétence (B).

A- Parties à l'action 

On peut se demander, ainsi :

- Qui peut agir en contrefaçon c'est-à-dire qui peut être le demandeur ?

- Contre qui peut-on agir en contrefaçon ?

1- Demandeur

L'action en contrefaçon est toujours ouverte au propriétaire dûment inscrit au registre national.

Ainsi l'article 202 de la loi 17-97 dispose que « l'action en contrefaçon est exercée par le propriétaire (...) de certificat d'enregistrement de marque de fabriques ; de commerce ou de service ». Ce même article ajoute à son 2^ème alinéa que : « le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l'action en contrefaçon si, après mise en demeure transmise par un greffier, le propriétaire n'exerce pas cette action ».

Ainsi, on peut dire que le titulaire d'une licence ordinaire n'est pas fondé à agir en contrefaçon, sauf, stipulation contraire du contrat, et lorsque le titulaire des droits après une mise en demeure n'a pas donné suite à la demande du licencié, d'agir en contrefaçon. Ce dernier normalement ne peut que se joindre à l'action du propriétaire de la marque. Car il ne possède qu'un droit personnel à l'égard du titulaire de la marque, et non d'un droit réel sur la marque elle-même^80(*). Le titulaire de la marque peut agir aussi en intervention (Art 202 al 3).

Les parties à un contrat de licence sont recevables à agir en intervention dans l'instance en contrefaçon engagée par le propriétaire afin d'obtenir réparation du préjudice qui leur est propre.

En cas de cession, en l'absence des dispositions spéciales c'est le cessionnaire de la marque qui peut agir à condition d'avoir accompli les formalités de publicité de la cession. Il pourra agir alors même au sujet des faits antérieurs à la cession, puisqu'il se trouve aux droits du cédant^81(*). En cas de cession partielle le cessionnaire peut agir dans les limites du contrat de cession, le cédant pouvant agir lui-même dans les limites des droits qu'il a conservés^82(*).

En cas de copropriété, le législateur marocain reste silencieux sur ce point comme son homologue français. Mais on pense que la règle énoncée par l'article 77-b de la loi 17-97 concernant les brevets peut être appliquée dans ce cas. Selon cet article, chacun des copropriétaires d'un brevet agit en contrefaçon à son profit alors que le professeur Roubier, pense que les propriétaires peuvent agir en contrefaçon et, sauf clause contraire, leur action profite à toutes les actions^83(*). Cette opinion de Roubier se fonde sur l'idée que les copropriétaires sont censés se représenter entre eux.

Dans d'autres pays européens, contrairement au Maroc, on trouve qu'il est admis que les associations des consommateurs prennent l'initiative d'une poursuite en contrefaçon. Les consommateurs eux mêmes peuvent agir en contrefaçon, lorsqu'ils peuvent invoquer un préjudice personnel et direct^84(*).

2- Défendeur

L'action en contrefaçon est dirigée naturellement contre l'auteur de l'acte de contrefaçon visé par le demandeur. Ce dernier est libre de son action en cas de pluralité des auteurs contractures^85(*) : fabricant, importateur, distributeur, etc. Il peut fort bien poursuivre certains et pas d'autres, en fonction de sa propre appréciation du litige subi. Bien entendu le fait de contrefaçon doit être consommé. En effet, la tentative n'étant pas expressément prévue par la loi. Alors elle n'est pas punissable puisqu'il s'agit d'un délit, car en matière de délit, la tentative n'est punissable que si la loi le prévoit expressément.

* ⁸⁰ - CA. Loyon 16 mai 1974, Gaz Pal. 1975.2.438, note 13. Pochon, in droit commercial, Ed Dalloz 2005.

* ⁸¹- A. Chavanne et C. salomon, marques de fabrique de commerce au de service, Rep. Com, op. cit. 601 et ss.

* ⁸² -C A Paris. 24 Fevr. 192, Ann. Prop. Ind. 1927. 366; Cass. 3 Janv 1878; ibid, 78.214.

* ⁸³ - P.Roubir «Le droit de la propriété intellectuelle » T1, Ed libraire du Recueil Sirey 1952, p 139.

* ⁸⁴ - D. A. Mdagjri « la propriété intellectuelle : la nouvelle richesse des nations »T1, Ed. Investmark, 1997.p260.

* ⁸⁵ - V. Blanc & A. El Bacha, La Propriété Industrielle : La nouvelle richesse des nations, Ed. Investmark, 1997, P. 261.