La lutte contre la contrefaçon des marques au Maroc; quelle perspective?

B- La substitution de produits.

Contrairement aux délits de mise en vente ou de détention d'un produit contrefait, le délit de substitution de produits est une infraction bien vivante, notamment avec l'apparition du commerce virtuelle. Le délit consiste à livrer sciemment un produit, ou à fournir un service autre que celui qui a été demandé sous une marque protégée.

Au délit de substitution, il consiste à substituer un produit par un autre au moment de la vente, fournissant ainsi au client contrairement à sa demande, un produit qui ne provient pas du titulaire de la marque. Peut importe qu'il soit commercialisé sous une autre marque.^61(*)

Ce délit a connu un regain de vigueur avec le développement des ventes de parfums en référence à un tableau de concordance. Cette pratique ayant pour effet de remplacer, au moment de chaque vente le produit de grande marque que souhaitait le client par un autre produit.^62(*) Mais le délit peut concerner les produits les plus divers : des confiseries, vêtements, des articles de bonneterie, des chaussures...

Selon le droit de la propriété industrielle, le délit de substitution de produit est un délit intentionnel. Le commerçant, ainsi, doit avoir agi « sciemment » (Art 225 Al4). C'est-à-dire, en l'occurrence, avec l'intention de tromper l'acheteur. Ainsi le délit n'est pas constitué lorsque le vendeur a informé le client que le produit livré n'est pas le produit marqué. Aussi, l'élément intentionnel ne peut être constitué lorsque l'agent établit sa bonne foi en prouvant qu'il a été lui-même trompé par son fournisseur qui lui a livré un autre produit que le produit marqué sous la marque protégée^63(*). En revanche, le délit est plus souvent commis par les détaillants, lorsqu'ils répondent à la demande du client en lui précisant qu'ils ne peuvent lui proposer les produits marqués, mais qu'ils détiennent des produits analogues présentant des qualités identiques à celle qu'il cherche^64(*).

Le fait que le délit soit le plus souvent pratiqué par des détaillants, et consiste dans la référence orale à une marque, pose une difficulté de preuve particulière. Pour établir le délit, l'huissier habileté à le constater devra se présenter comme un client ordinaire pour susciter chez le vendeur la fourniture d'un produit autre que celui qu'il a demandé. Certains ont cru voir dans cette pratique, surtout lorsqu'elle est précédée de la commande du produit, une manoeuvre destinée à tromper la confiance du commerçant, et à surprendre sa bonne foi, contrairement au principe de la loyauté qui doit présider à la recherche des preuves. La cour de Paris a estimé que ces opérations, qui avaient simplement pour objet de permettre la preuve de l'infraction, n'ont pas incité le commerçant à la commettre et sont dès lors réguliers^65(*).

Une autre difficulté tient au fait que le délit est le plus souvent commis par un préposé. En droit civil, la question peut être résolue facilement par le jeu de l'art 85 du DOC qui permet de retenir la responsabilité de l'employeur, lequel ne saurait s'exonérer en invoquant l'erreur de son pré opposé, celle-ci n'étant pas exonératoire. La solution ne peut pas être transposée en matière correctionnelle ; le droit pénal n'admettant pas la responsabilité du fait d'autrui. Cela nous pousse, à rapprocher au législateur le fait qu'il n'a pas introduit au droit de la propriété industrielle les règles de la responsabilité de droit civil.

Section II : l'incrimination de la contrefaçon des marques collectives et les limites de la protection contre la contrefaçon des marques.

Une marque collective est un signe désignant les produits ou services d'un groupement de fabricants, de commerçants ou de prestataires de services. Bien que son interprétation puisse varier d'un pays à l'autre, une marque collective caractérise l'origine géographique, le matériau utilisé, le mode de fabrication, la qualité ou d'autres caractéristiques communes aux produits ou services de différentes entreprises utilisant la marque collective^66(*). Selon l'article 166 de la loi 17-97, on peut distinguer deux catégories de marques collectives :

- les unes sont les marques collectives, dites simplement distinctives^67(*). Elles jouent le rôle habituel des marques et sont destinées à distinguer des produits ou des services, des produits ou services d'autres groupements. Bien entendu, elles peuvent faire de la publicité librement dans les conditions habituelles des marques individuelles et sous réserve du délit de publicité mensongère. Selon l'article 166 alinéa 1er, du code de la propriété industrielle «une marque est dite collective lorsqu'elle peut être exploitée par toute personne respectant un règlement d'usage établi par le titulaire de l'enregistrement».

- Les autres sont les marques collectives de certification. Elles sont appliquées aux produits ou aux services qui présentent notamment quant à leur nature, ses propriétés et ses qualités, des caractères précisés dans son règlement (art.166 al. 2).

Contrairement au droit Français, le droit Marocain ne précise aucune règle de protection spécifique aux marques collectives ou aux marques collectives de certification (Sous-section I). Ce dernier ne fait que renvoyer aux règles communes de protection des marques. Chose qui nous pousse à traiter dans le cadre de cette même section, les limites portées à l'incrimination de la contrefaçon des marques en générale (Sous-section II).

Sous-section I : L'incrimination de la contrefaçon des marques collectives.

Le droit marocain néglige les infractions propres aux marques collectives et celles de certification (A), ainsi que les caractères propres à ces derniers (B).

A : La négligence des infractions propres aux marques collectives et celles de certification.

Contrairement au droit français de la propriété intellectuelle, la loi marocaine relative à la protection de la propriété industrielle a négligé les infractions relatives au caractère spécifique de ce type de marque. Elle s'est contentée du renvoi aux dispositions des chapitres 2, 3, et 4, sous réserve des dispositions spéciales relatives à ces marques. Cette loi n'a fait aucune allusion à la répression de l'usage volontaire d'une marque collective de certification enregistrée dans des conditions autres que celles prescrites au règlement accompagnant le dépôt, ou vendue ou mise en vente d'un produit revêtu d'une marque collective de certification irrégulièrement employée, ou bien, l'utilisation d'une marque collective de certification dans un délai de dix ans à compter de la date à laquelle a pris fin la protection de cette dernière. L'article 174 n'a fait qu'interdire le dépôt ou l'utilisation à titre quelconque avant un délai de 10 ans, d'une marque collective de certification qui a été utilisée et a cessé d'être protégée par la loi. Ce qui nous pousse à nous demander quelle procédure devra suivre la victime de ces agissements frauduleux.

Sachant que, l'infraction de contrefaçon constitue une infraction pénale, l'élément légal nécessaire à sa constitution est un texte de loi au sens large du terme par apposition à la décision jurisprudentielle. Car, en droit pénal, la jurisprudence n'a pas de rôle créateur comme c'est le cas dans les règles de droit civil où la jurisprudence doit pallier au silence de la loi.

On pense, ainsi, que la victime de tels agissements négligés ne peut qu'intenter une action en responsabilité civile distincte de l'action en contrefaçon, afin de pouvoir arrêter ces agissements et réparer le dommage causé.

B : La négligence des caractères propres aux infractions spécifiques des marques collectives ou celle de certification : l'insuffisance de protection.

Selon l'article 171 de la loi 17-97, la marque collective de certification ne peut être déposée que par une personne morale, qui n'est ni fabriquant, ni importateur, ni vendeur de produits ou services. Cette personne morale qui peut intenter une action en contrefaçon contre quiconque, qui a commis un acte de contrefaçon de ce type de marques, et qui peut être lui-même une autre personne morale.

Ainsi le code marocain n'a précisé aucune sanction spécifique contre le contrefacteur personne morale afin d'assurer plus de protection aux marques collectives ou aux marques collectives de certification.

Le droit français en cette matière est plus sévère. Il a prévu contre les personnes morales contrefacteurs des marques collectives ou celles de certification des sanctions spéciales. L'article 716-11-2 dispose que : « Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2^68(*) du Code pénal des infractions définies aux articles L. 716-9 à L. 716-11^69(*) du présent code. Les peines encourues par les personnes morales sont:

1° L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38^70(*) du Code pénal;

2° Les peines mentionnées à l'article 131-39^71(*) du même Code.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Sous-section II : Les limites de l'incrimination de délit de la contrefaçon des marques.

Une marque n'est jamais protégée dans l'absolu mais toujours en relation avec les produits et/ou services pour lesquels la protection est revendiquée au moment du dépôt. Alors, il faut au moment du dépôt du signe constituant la marque, déterminer pour quels produits et/ou services, cette marque est souhaitée enregistrer et utiliser (par exemple : la marque verbale « Chaises Dupont » pour des meubles et des réparations de meubles). Il est important de désigner avec précision les produits et/ou services concernés afin de pouvoir les attribuer aux bonnes classes de produits et de services (par exemple : meubles dans la classe internationale 20 et réparations de meubles dans la classe internationale 37). Car il ne peut y avoir un conflit entre marques identiques ou similaires que si elles sont enregistrées pour des produits et/ou des services identiques ou similaires.

Il faut que la marque soit utilisée pour les produits et/ou les services désignés. Sinon, en cas de conflit, si des tiers peuvent faire valoir que ladite marque n'était pas utilisée, cela expose son propriétaire au risque d'être déchu de son droit.

Si le propriétaire de la marque souhaite étendre la protection de sa marque enregistrée à d'autres produits et/ou services, par exemple pour les commercialiser sous le même nom, il doit requérir un nouvel enregistrement en étendant la liste des produits et services.

Ainsi, certaines situations limitent le monopole du titulaire de la marque et apparaissent comme autant de faits justificatifs. L'utilisation du signe constituant la marque ou d'un signe similaire n'est pas punissable lorsque ce signe :

- constitue le nom patronymique du défendeur qui, de bonne foi, l'utilise dans son activité commerciale ;

- était utilisé antérieurement à l'enregistrement de la marque comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne;

- apparaît comme la référence nécessaire pour indiquer la destination du produit ou du service ;

- est utilisé à la seule fin de décrire les propriétés spécifiques d'un produit, indépendamment de toute référence à l'entreprise de provenance de ce produit^72(*).

En ce qui concerne les noms patronymiques ; ces derniers peuvent être déposés et protégés à titre de marque sans qu'aucune présentation distincte ne soit requise. Cette solution, traditionnelle en droit français, est reprise par les articles 133 et 137 de la loi marocaine 17-97.

Normalement le fait par un commerçant d'avoir déposé son nom patronymique comme marque n'interdit pas à un homonyme d'utiliser lui-même son nom dans son activité professionnelle. Cependant, si l'usage du nom patronymique porte atteinte aux droits du titulaire de la marque, celui-ci peut demander en justice que cet usage soit interdit (art 137).

L'homonyme conserve, donc, le droit de déposer son patronyme comme marque à condition que cette nouvelle marque ne porte pas atteinte aux marques précédemment déposées.

S'il n'est pas interdit à un commerçant de déposer comme marque une dénomination constituant le nom patronymique d'un tiers, ce choix ne doit pas porter préjudice au titulaire de ce nom ou à ses héritiers. Plus précisément, le nom choisi doit être disponible. Son utilisation comme marque ne doit pas créer un risque de confusion avec une dénomination sociale ou un nom commercial déjà retenu par d'autres commerçants.

Logiquement l'enregistrement d'une marque ne doit pas faire obstacle à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est antérieure à l'enregistrement. C'est ce qui est énoncé par le législateur français article L. 713-6 du code de propriété industrielle de 1991 et repris par la législation de 2008, mais qui est laissé à l'appréciation de la jurisprudence marocaine.

Ainsi l'utilisation par un homonyme de son nom dans son activité industrielle ou commerciale doit être de bonne foi. Condition qui permet de faire échec à des manoeuvres de prête-nom susceptibles de porter préjudice au titulaire de la marque.

Dans tous les cas, le titulaire de la marque peut demander à ce que l'usage que fait le tiers de son nom ou de son enseigne soit interdit ou limité afin qu'il ne porte pas atteinte à ses droits.

Chapitre II : les mécanismes indirects de lutte contre la contrefaçon des marques : Quelles mesures judicaires en faveur d'une lutte efficace ?

A travers les mécanismes directs de lutte contre la contrefaçon des marque, le législateur érige en infraction pénale, et plus précisément en délit correctionnel, la contrefaçon de marques, comme d'ailleurs celle de l'ensemble des droits de propriété industrielle ; tout en affirmant par ailleurs que cette contrefaçon constitue évidemment aussi une faute civile.

En revanche, à travers les mécanismes indirects de lutte contre ce phénomène, on trouve que le régime de l'action en contrefaçon variera selon que la victime de cette atteinte se contentera, comme c'est en pratique le plus souvent le cas, d'agir devant une juridiction civile ou, au contraire, que des poursuites pénales seront engagées.

Dès lors, il faut souligner qu'on s'est contenté d'assimiler les actions permises à des mécanismes indirects de lutte contre la contrefaçon des marques, car on s'est appuyé sur la volonté de la victime d'intenter une action en justice ou non contre le contrefacteur de sa marque ; et dans le cas où elle l'intenterait quelles voies elle suivrait (civile ou pénale) pour garantir cette protection. Pour plus de précision, on propose ainsi l'étude des conditions et règles de poursuite dans le cadre de l'action civile (Section I), et les autres types d'action permise (Section II).

Section I : Les conditions et règles d'exercice de l'action civile.

Si on range sous le terme « contrefaçon », l'ensemble des atteintes dont la marque est susceptible d'être l'objet, il faut préciser les conditions dans lesquelles les atteintes à la marque sont susceptibles d'être poursuivies et sanctionnées (Sous-section II), et les règles de l'exercice de l'action en contrefaçon (Sous-section II).

Sous- section I : Les mesures préalables ou Conditions d'exercice de l'action civile.

Avant d'engager une quelconque action, il est indispensable de vérifier notamment plusieurs points :

* ⁶¹ - C.A. Paris, 15 Avril 1972, Ann. propr. Ind. 1974, 295, TGI Paris, 7 Janvier 1976 IBID, 1978, 47.

* ⁶² - C.A. paris 18 Janv.1979, Ann. prop. Ind. 1981.91, cass.com, 27 Janv.1981, Bulle. civ. IV, N° 53, CA Paris, 29 Nove 1983, Ann. prop. Ind. 1983,30.

* ⁶³ - TGI Paris, 7 Janvier 1978, Ann. prop.ind.1978, 47.

* ⁶⁴ - CA Paris, 17 janv. 1990, Ann. propr. Ind. 1991.27.

* ⁶⁵ - CA. Paris 15 Avril 1972, Ann. prop, ind. 1974, 295.

* ⁶⁶- Marques Collectives, http://www.pays-des-collines.be/fr/ArboDyn.aspx?theme=Theme6&idArbo=316 , 20/09/2008, 15 :37h.

* ⁶⁷ - rapport de Maître Mathély au colloque du Centre Paul Roubier de janv. 1979, Les marques collectives, Ed, Litec 1979, p. 59.

* ⁶⁸ - Art 121-2 « N'est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister ».

* ⁶⁹ - « Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2 du Code pénal des infractions définies aux articles L. 716-9 à L. 716-11 du présent code. Les peines encourues par les personnes morales sont:

1° L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du Code pénal;

2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du même Code.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ».

* ⁷⁰ - « Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction ».

* ⁷¹ - « Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes:

1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés;

2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales;

3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire;

4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés;

5° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus;

6° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de faire appel public à l'épargne;

7° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement;

8° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit;

9° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle.

Les peines définies aux 1 ° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d'être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine définie au

1° n'est pas applicable aux institutions représentatives du personnel ».

* ⁷² -CJCE, 14 Mai 2002, aff. C-2/00, Michael Hölterhoff c/ Ulrich Freisleben: Rec.CJCE, I, p. 4187.